Are your designs protected without the need for registration? Only partly…

Spanish Industrial Designs Act:

The art. 45 LDI determines the content of the industrial design law registered in the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM) in its double aspect, positive and negative or ius prohibendi: “The registration of the design confer to its holder the exclusive right to Use it and prohibit its use by third parties without their consent. For this purpose, the use shall mean the manufacture, supply, marketing, import and export or use of a product incorporating the design, as well as the storage of such product for any of the aforementioned purposes. ”

The art. 47 LDI, covering not only identical designs but also the design that is not “singular” with respect to that one, according to its literal tenor: “1. The protection conferred by the registered design will extend to any design that does not produce in the informed user A different general impression. ”

The meaning of the singular character for the protection of the design is defined in the same sense in the art. 7 LDI: “A design is considered to have a singular character when the general impression it produces in the informed user differs from the general impression Produced in such user by any other design that has been accessible to the public prior to the filing date of the application for registration, if priority is claimed before the priority date. ”

The Community design regulation also shows that the right to the community drawing belongs to its author or successor. The regulation provides for two types of protection for drawings and models directly applicable in each Member State:

· Without any formality, such as ‘ unregistered community design ‘;

· As a ‘ registered community design ‘, if it has been registered in the Ohim.

The protection conferred on an unregistered community design is characterized as short-term: the design shall be protected for a period of three years from the date on which it was first made public within the EU (setting in view NTA of the product through marketing or pre-publishing actions.

The registered community design, for its part, will be protected for a minimum of five years and a maximum of 25.

The difference in the degree of protection is that a registered design will be protected simultaneously against the systematic copy and the independent development of a similar drawing or model, while an unregistered design will be protected Only against the systematic copy.

A registered design will therefore benefit from greater and more formal legal certainty.

Who owns an APP?

La propiedad intelectual de un programa de ordenador corresponde a su autor, persona física que lo crea, por el solo hecho de su creación. A efectos prácticos se presume autor de un programa de ordenador al que se indique como tal en el propio programa mediante indicación de su nombre, firma, sello o cualquier otro signo identificativo.

Con respecto a las modificaciones efectuadas en una obra preexistente la legislación actual sobre la materia realiza varias indicaciones:

a)Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.
b)Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual las adaptaciones, revisiones o actualizaciones.
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley. Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

A los efectos de propiedad intelectual se entiende por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Comprende también su documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este título dispensa a los programas de ordenador.

La protección se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador, incluidas las versiones sucesivas del programa así como los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.

No estarán protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta ley.

Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre.

Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen.

Los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.

b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.

c) Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

No será necesaria la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que tales actos sean realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada.

b) Que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a que se refiere el párrafo anterior.

c) Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

Siempre que la información así obtenida No se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Amplitud y contenido del derecho de marca nacional

Empezaremos por definir qué se entiende como marca, y al respecto nuestro ordenamiento se refiere a la misma “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”

El contenido de este derecho de exclusiva le posibilita a su titular poder ejercitar un conjunto de facultades positivas y negativas, las primeras se supeditan a la autorización o al uso por el propio titular o a terceros que tengan su consentimiento, y el segundo grupo de facultades se subordinan a la prohibición, es decir, impedir que terceros puedan utilizar o explotar la marca registrada para distinguir productos o servicios en clases de productos o servicios homólogos, y de esta manera evitar errores de confusión en los consumidores. Así la ley de marcas 17/2001 señala expresamente:

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Este es el mecanismo que hace posible que la marca cumpla sus funciones básicas, así como que genere transparencia en el mercado.

Al igual que los bienes materiales, a la marca como bien inmaterial le son aplicables las distintas formas de transmisión que el derecho reconoce:

• Transmisión plena, definitiva o a título de propiedad: esto significa que se transmite definitivamente la titularidad sobre los derechos exclusivos que recaen sobre la marca a un tercero, estas transmisiones pueden manifestarse por ejemplo mediante la cesión o la donación.
• Transmisión limitada, temporal o a título de uso: constitución de derechos reales de disfrute como el usufructo; o de garantía, en el caso de la hipoteca mobiliaria. El caso del contrato de licencia es uno de los negocios más comunes, y se caracteriza precisamente por otorgar la autorización que le concede el titular de la marca a un tercero para usar la marca a cambio de una contraprestación pactada, sin que esto signifique que el titular se desprenda o transfiera definitivamente la titularidad sobre la marca.

Consideramos que el contrato de licencia de marca lo podemos definir como el a cuerdo de voluntades a través del cual, el titular de una marca, conviene en otorgar una autorización a un tercero denominado licenciatario para que este la utilice en el comercio por un período de tiempo determinado y a cambio de la contraprestación pactada.

Los rasgos más distintivos de este contrato son los siguientes:

• Atendiendo a su regulación legal, en algunos países es un contrato típico y nominado porque aparece regulado expresamente en la ley.

• Es un contrato principal: teniendo en cuenta que tiene existencia independiente y autónoma, pues no depende de otra figura contractual.

• Posee carácter mercantil debido a que, independientemente de que ambos contratantes suelen ser empresarios, estos se dedican a la realización de actos de comercio en el mercado, lo que reafirma este carácter es que la marca forma parte del patrimonio de la empresa y la explotación de este bien en el comercio vista esta como forma de organización económica del tráfico mercantil.

• Pueden ser gratuitos u onerosos, según sea la naturaleza de las prestaciones que realizan cada una de las partes, pero suelen ser generalmente onerosos, en cuyo caso las tasas que abona el licenciatario constituyen la prestación que este le efectúa al licenciante.

• Es un contrato de colaboración entre las partes, implica una relación de confianza entre el licenciante y el licenciatario, que logran a través del mismo establecer un equilibrio entre los intereses que persiguen ambos.

• Es un contrato intuito personae , pues el licenciante escoge al licenciatario atendiendo principalmente a la organización empresarial de este y a sus condiciones personales y económicas.

Como consecuencia de estas características jurídicas la ley de marcas 17/2001 contempla este marco legal para la licencia de uso de marca:

1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Valor de marca

La marca como signo identificador de un producto o servicio ante el público consumidor está dentro de los activos intangibles de una empresa y su valoración resulta altamente compleja en primer lugar debido a que todos los métodos de valoración existentes tienen un componente subjetivo y, en segundo lugar, porque el peso e incidencia en el resultado final que tiene en estos casos la finalidad para la cual se realiza la valoración son muy elevados.

A continuación describiremos los métodos más extendidos para valoración de marcas:

1. La proposición de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se basa en combinar varios criterios ninguno de los cuales individualmente nos aporta una valoración válida:

– Costo Histórico: valor de la marca = gastos realizados para crearla y posicionarla.

– Costos actuales o de reposición: valor de la marca = total de los gastos necesarios para remplazarla. – Posición en el mercado: valor de marca = participación en el mercado, grado de divulgación de la marca… y otros factores obtenidos mediante sondeos entre los consumidores. – Rentabilidad futura: valor de marca = flujo de caja que generará una marca.

– Criterios económicos: valor de marca = costo de utilidad, retorno sobre el capital, “lucro Premium” (el retorno sobre activos de una empresa que tiene activos intangibles es mayor que el de una empresa del sector sin esos intangibles) y el “precio Premium” (un producto que posee una marca se comercializa con un precio adicional en relación a un producto sin marca).

2. La proposición de Financial World combina dos criterios:

a. La diferencia entre los beneficios de una marca y los beneficios que debería producir una versión básica de ese producto sin marca, lo cual se denomina “beneficios netos relativos de la marca”. b. La fortaleza de la marca, que es un múltiplo que se obtiene analizando las siguientes variables: liderazgo, estabilidad de la marca, lealtad de consumidores, internacionalización, continuidad de la importancia de la marca dentro de su sector y seguridad de la propiedad legal de la marca.

3. También resulta interesante estudiar la propuesta de autores como Pablo Fernández, del IESE Business School y la Universidad de Navarra que se centra en estas líneas:

a. El valor de la empresa

b. La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones de la empresa c. Valor de reposición de la marca: Incluye el valor actual de la inversión histórica en marketing y promociones y una estimación de la inversión publicitaria necesaria para conseguir el reconocimiento actual. d. La diferencia entre el valor de la empresa con marca y el de otra empresa análoga que vendiera los productos sin marca (marcas blancas ). Este método se divide en varias partes: . Valor actual del sobreprecio (respecto de una marca blanca) que pagan los clientes por esa marca . Valor actual del volumen extra (respecto de la marca blanca) debido a la marca . La suma de los dos valores anteriores. e. Las opciones de vender a mayor precio y/o mayor volumen y las opciones de crecer a través de nuevos canales de distribución, nuevos países nuevos productos, nuevos formatos debidas a la existencia de la marca.

Tras la aplicación de los criterios descritos, Fernández aconseja buscar:

1)expectativas de flujos diferenciales= factores que se ven afectados por las relaciones marca-cliente, liderazgo, tecnología, opciones reales de crecimiento y las barreras de entrada

2) expectativas de rentabilidad exigida diferencial = indicadores que se ven afectados por los siguientes factores: periodo de ventaja comparativa, margen sobre ventas diferencial, regulación (protección de la marca), lealtad de los consumidores y beneficios emocionales

3)(calidad ofrecida y percibida del producto.

Se trata de una propuesta sin duda sensata aunque no exenta de dificultades como indica el propio autor en su conclusión: “La utilidad de la valoración de las marcas es entender como estas crean valor para la empresa y medir este valor correctamente, de manera que no incurramos en más subjetividades de las necesarias para valorar la empresa. La dificultad principal estriba en medir “diferenciales” (de rentabilidad, de crecimiento de flujos, de riesgo operativo, etc.). En el caso de una empresa cuya principal actividad es la gestión de un nombre (una marca) que cede a otras empresas (franquicias) a cambio del pago de unos royalties, esta dificultad desaparece. Pero si la empresa además fabrica y comercializa los productos la dificultad estriba en determinar que parte de los flujos corresponde a la marca y que parte al producto genérico” .